Pourquoi toute modification de l’usage d’une marque doit être envisagée avec prudence
En Chine, une marque enregistrée doit être utilisée telle qu’elle a été approuvée par l’Office chinois des marques. Toute modification de ses éléments constitutifs, qu’il s’agisse de l’élément verbal (texte), figuratif (logo), de la disposition des éléments ou encore de la combinaison de couleurs, peut être considérée comme une « modification non autorisée » et exposer le titulaire à des conséquences juridiques significatives.
Conformément à l’article 24 de la Loi chinoise sur les marques, toute modification d’une marque déposée nécessite le dépôt d’une nouvelle demande d’enregistrement. En d’autres termes, une marque approuvée à l’enregistrement ne peut être librement adaptée dans le cadre de son exploitation commerciale.
Dans ce contexte, il convient d’examiner la notion de modification non autorisée ainsi que les principales conséquences juridiques susceptibles d’en découler pour le titulaire de la marque.
Qu’entend-on par « modification non autorisée » ?
Selon les Normes d’examen et d’appréciation des marques (ci-après les « Normes »), la « modification non autorisée » s’entend par une modification non autorisée par l’Office chinois des marques et désigne le fait, pour un titulaire ou un licencié de marque, de modifier le texte, les graphismes, les lettres, les chiffres, la forme tridimensionnelle, la combinaison de couleurs, etc., de la marque, dès lors que cette modification altère l’élément principal et des caractéristiques distinctives de la marque déposée.
Par ailleurs, l’article 18 des Normes précise que cette notion inclut également la modification partielle de ses éléments constitutifs ou le changement de leur position, affectant la perception ou la reconnaissance de la marque déposée, lorsque la marque continue à être utilisée avec la mention « marque enregistrée » ou le symbole «®️».
En pratique, les autorités adoptent une interprétation stricte de cette notion. Prenons un exemple parmi les affaires figurants dans les règles d’interprétation publiées par l’Office chinois des marques : une entreprise chinoise a déposé la marque « BPXYD » désignant des lubrifiants. Lors de son utilisation, la présentation de la marque a été modifiée de manière à mettre particulièrement en évidence les lettres « BP », comme indiqué ci-dessous.
Les autorités ont considéré que cette modification visait à tirer indûment profit de la marque « BP » détenue par le groupe pétrolier BP Plc. Elles lui ont donc infligé une sanction administrative, et lui ont ordonné de régulariser sa situation dans un délai de sept jours.
Quelles sont les conséquences d’une modification non autorisée ?
La modification non autorisée d’une marque enregistrée peut entraîner une série de conséquences importantes, tant sur le plan administratif que contentieux, allant jusqu’à remettre en cause l’existence même du droit de marque.
1. Radiation de la marque enregistrée
La conséquence la plus directe est la radiation de la marque. Conformément à l’article 49, paragraphe 1, de la Loi sur les marques, l’administration locale chargée de la supervision du marché peut d’abord ordonner au titulaire de procéder à une rectification dans un délai imparti. Si aucune rectification n’intervient dans ce délai, l’Office des marques peut procéder à la radiation de la marque.
2. Risque d’action en contrefaçon de marque et en concurrence déloyale
Lorsqu’une modification substantielle transforme la marque enregistrée en un signe différent de celui effectivement déposé, le titulaire s’expose également à des actions intentées par des tiers titulaires de droits antérieurs.
En effet, la marque modifiée, qui n’est plus couverte par l’enregistrement initial, peut entrer en conflit avec des marques antérieures détenues par des tiers. Dans une telle situation, ces derniers peuvent agir sur le fondement de la contrefaçon de marque, mais également de la concurrence déloyale si l’usage du signe est susceptible de créer un risque de confusion ou de tirer indûment profit de la réputation d’autrui. Par exemple, dans l’affaire BPXYD, la société BP aurait pu agir contre le titulaire de la marque sur le fondement de la contrefaçon et de la concurrence déloyale afin d’obtenir non seulement la cessation ou la modification de l’usage litigieux, mais également l’octroi de dommages et intérêts.
3. Risque d’invalidation de marque
Dans une autre affaire opposant les marques « APM » et « APART OF ME » dans le secteur de la joaillerie, la Cour supérieur de Pékin a prononcé l’invalidation de la marque modifiée. Bien que les marques telles qu’enregistrées présentaient des différences suffisantes pour écarter tout risque de confusion, les juges ont accordé une importance déterminante à l’usage effectivement fait de la marque contestée sur le marché. En pratique, le titulaire utilisait fréquemment la dénomination « APOM », une forme abrégée de « APART OF ME ».
La cour a considéré que cette présentation rapprochait sensiblement le signe de la marque antérieure « APM », tant sur le plan visuel que phonétique, et était de nature à créer un risque de confusion dans l’esprit du public.
4. Risque de refus de preuves en cas d’action en déchéance pour défaut d’usage
Relevons également qu’une modification non autorisée de la marque peut fragiliser sa validité dans le cadre d’une action en déchéance pour non-usage. En Chine, tout tiers peut demander la révocation d’une marque s’il estime que celle-ci n’a pas fait l’objet d’un usage réel et sérieux pendant une période ininterrompue de trois ans. Pour se défendre, le titulaire doit produire des preuves d’usage de la marque telle qu’elle a été enregistrée.
Or, si les documents produits (factures, publicités, emballages, catalogues, captures d’écran, etc.) montrent une version modifiée de la marque, différente de celle figurant au registre, les autorités peuvent considérer que ces éléments ne démontrent pas l’usage de la marque enregistrée. Les preuves risquent alors d’être écartées.
Dans ce cas, même si la marque a effectivement été exploitée dans la pratique, le titulaire peut se trouver dans l’incapacité de prouver l’usage de la marque enregistrée et voir son enregistrement révoqué à l’issue de la procédure de déchéance.
Nos recommandations
Avant de modifier la présentation d’une marque enregistrée, même de manière apparemment mineure, il convient d’évaluer si cette adaptation pourrait être considérée comme une altération de ses caractéristiques distinctives.
En cas de doute, il est recommandé de déposer une nouvelle demande de marque.
Cette précaution permet de sécuriser l’usage de la marque et d’éviter des conséquences potentiellement lourdes.
Références :
Loi sur les marques de commerce de la République populaire de Chine
Normes d’appréciation des contrefaçons de marques
Article de Jiayu ZHANG, du cabinet EasyTimes IP