Dans la pratique des brevets en biotechnologie, la formulation « pourcentage d’identité de séquence + limitation fonctionnelle » est couramment utilisée pour couvrir des variantes fonctionnelles, par exemple « une protéine présentant au moins 60 % d’identité de séquence avec SEQ ID NO :1 ». Cependant, ce type de revendication se heurte à de sérieuses difficultés tant lors de l’examen que de la défense des droits.
Lors de l’examen, il est souvent considéré que la portée de protection est trop large et insuffisamment étayée par la description. Les déposants sont alors contraints de restreindre l’identité de séquence à 95 %, 98 %, voire 100 % pour obtenir la délivrance. Lors de la mise en œuvre des droits, des tiers peuvent facilement contourner la contrefaçon littérale en introduisant des modifications dans des régions non essentielles ou en ajoutant des étiquettes en extrémité, abaissant légèrement l’identité de séquence en dessous du seuil revendiqué. Le brevet risque alors de devenir un « tigre de papier », une protection inefficace en pratique du fait de la portée réduite.
Jurisprudence typique
Cas 1 : Invalidité d’un brevet portant sur un variant de protéase de Bacillus subtilis ((2025) Cour suprême, affaire finale n° 904 en propriété intellectuelle)
La revendication du brevet en cause exigeait une identité ≥ 93 % avec SEQ ID NO : 1, incluait trois substitutions spécifiques (S9E, Q206L, L262E) et imposait une amélioration de l’activité enzymatique et de la stabilité au stockage. Le tribunal a estimé que l’identité de séquence ne peut être évaluée isolément : elle doit être appréciée conjointement avec les limitations fonctionnelles, les substitutions en sites clés et les connaissances générales du domaine. Tous les pourcentages ne nécessitent pas forcément des données expérimentales ; l’essentiel est de savoir si une personne du métier peut raisonnablement prédire la fonction des variantes à partir des relations structure-fonction divulguées.
Enseignement : l’utilisation d’une triple limitation « identité + sites clés + fonction » est plus susceptible d’être acceptée. La description doit divulguer en amont les régions conservées, les mutations tolérées et les données de validation fonctionnelle.
Cas 2 : Contrefaçon d’un brevet portant sur une souche de champignon Hypsizygus marmoreus blanche ((2020) Cour suprême, affaire civile finale n° 1602)
Le brevet définissait la souche par un numéro de dépôt auprès d’une autorité visée par le traité de Budapest. Le tribunal a retenu une expertise fondée sur l’identité complète d’un fragment d’ADN spécifique de 975 pb mentionné dans le brevet, ainsi que sur des caractéristiques morphologiques identiques, pour conclure que le produit litigieux entrait dans le champ de protection, sans nécessiter de séquençage du génome entier.
Enseignement : la définition claire de marqueurs moléculaires spécifiques au stade du dépôt peut réduire considérablement la difficulté de preuve lors de la défense des droits.
Stratégies au stade de la délivrance
1. Consolider les bases dès le dépôt : utiliser des alignements de séquences pour distinguer régions conservées et non conservées, et préciser les types de mutations autorisées (par exemple ajout en extrémité, substitutions conservatrices), afin de soutenir ultérieurement des revendications fondées sur l’équivalence.
2. Mettre en place une protection à plusieurs niveaux dans la procédure de délivrance : ajuster les revendications indépendantes à 100 % pour garantir la délivrance ; conserver dans les revendications dépendantes des variantes à plus faible identité (95 %, 90 %, 80 %), des variantes de domaines fonctionnels et différents usages, afin de préparer d’éventuelles procédures de réexamen, d’invalidation ou de contrefaçon.
3. Gérer avec souplesse les données expérimentales : en l’absence de données, argumenter que les modifications sur des sites non essentiels avec conservation de la fonction relèvent des pratiques courantes du domaine ; en présence de données, fournir des preuves d’activité pour des mutants clés afin de défendre un seuil d’identité plus faible.
Stratégies au stade de la défense des droits
Faire bon usage de la doctrine des équivalents. Selon l’interprétation judiciaire, une caractéristique équivalente est celle qui, par des moyens essentiellement identiques, remplit une fonction essentiellement identique et produit un effet essentiellement identique, et qui peut être envisagée sans effort inventif. Le titulaire doit démontrer que les mutations dans la solution contestée concernent des régions non essentielles, n’altèrent pas la fonction centrale et peuvent être facilement reliées à la technologie brevetée par une personne du métier. La description, notamment la délimitation des régions conservées et les indications de mutations tolérées, constitue une preuve interne essentielle pour étayer l’équivalence.
Conclusion
Le débat sur l’identité de séquence reflète fondamentalement un équilibre entre la certitude de la délivrance et l’efficacité de la protection. Rechercher uniquement une portée large conduit souvent au rejet ; se limiter à 100 % affaiblit la protection. Seule une stratégie sur l’ensemble du cycle de vie — clarification des informations structurelles au dépôt, protection à plusieurs niveaux lors de l’examen et recours judicieux à l’équivalence lors de la défense — permet de transformer un brevet de « tigre de papier » en véritable barrière concurrentielle.
Article de Huiming XU, du cabinet Easytimes IP