Marque

Quand un détail suffit à violer le droit d’auteur

Même partielle et de petite taille, la reprise d’une œuvre dans une marque peut constituer une contrefaçon

L’article 32 de la Loi chinoise sur les marques prévoit qu’une marque ne doit pas porter atteinte aux droits antérieurs d’un tiers, y compris les droits d’auteur. Un titulaire de droit d’auteur antérieur peut ainsi contester une marque, qu’elle soit en cours de demande ou déjà enregistrée, même si elle concerne des produits ou services différents. Nous vous expliquions cette stratégie peu connue mais très efficace dans un précédent article accessible ici.

Pour ce faire, le titulaire du droit d’auteur doit démontrer que :

  1. le déposant de la marque avait accès à l’œuvre protégée ;
  2. la marque contestée présente une similarité substantielle avec l’œuvre protégée revendiquée.

Dans certains cas, l’œuvre protégée ne constitue qu’un élément de la marque contestée. La question se pose alors de savoir si cette présence justifie ou non la qualification de contrefaçon.

Dans une affaire récente, la Cour populaire suprême a confirmé que la proportion de l’œuvre protégée dans la marque contestée n’a aucune incidence sur l’évaluation d’une éventuelle contrefaçon.

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Importations parallèles et contrefaçon de marque

Clarifications apportées par la Cour de PI de Pékin dans l’affaire X-BIONIC

Qu’est-ce que l’importation parallèle ?

L’importation parallèle désigne la situation où un tiers achète des produits authentiques (c’est-à-dire des produits légitimement commercialisés par le titulaire de la marque à l’étranger) et les importe en Chine pour les revendre, sans l’autorisation préalable de ce même titulaire de la marque, qui détient également des droits de marque sur le territoire chinois.

En Chine, depuis l’affaire Victoria Secrets de 2013, les tribunaux jugent que l’importation parallèle ne constitue pas une contrefaçon de marque car les consommateurs ne sont pas trompés sur l’origine des produits.

En juin 2024, la Cour de PI de Pékin a eu à juger une nouvelle affaire en matière d’importations parallèles. La spécificité de cette affaire tient au fait que le producteur des produits importés et le titulaire des droits de marque en Chine n’étaient pas la même entité, posant ainsi la question de savoir si la défense d’importations parallèles est applicable dans cette situation. La Cour de PI de Pékin a répondu à cette question par la négative. Nous vous proposons de revenir sur son raisonnement.

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Actions en déchéance de marque en Chine

Actions en déchéance de marque en Chine

La CNIPA modifie sa pratique

L’Administration nationale de la propriété intellectuelle de Chine (CNIPA) a récemment modifié ses règles concernant les demandes de déchéance de marques. Pour rappel, ces demandes permettent à tout tiers de déposer une demande d’annulation d’une marque qui n’a pas été utilisé pendant trois ans.

Ces modifications ont pour objectif de limiter les recours abusifs et de réduire la charge administrative, tant pour les titulaires de marques que pour la CNIPA elle-même. Elles ont donné lieu, le 26 mai, à la publication par l’administration chinoise d’un texte apportant des précisions sur la mise en œuvre pratique de ces nouvelles règles.

Nous vous proposons un éclairage sur le contexte et les principaux changements introduits.

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Enregistrer une marque verte en Chine

Enregistrer une marque verte en Chine

Les efforts de la CNIPA contre le « greenwashing »

Dans un contexte où la conscience écologique ne cesse de grandir, la demande pour des produits respectueux de l’environnement s’intensifie. Cette tendance a entraîné une multiplication des marques dites « vertes » et la Chine ne fait pas exception en la matière.

Par « marques vertes », on entend les marques incluant des termes positifs qui impliquent le respect de l’environnement, la préservation des ressources, et l’absence de pollution, tels que « verte », « organique », « naturelle », « biologique », etc.

En Chine, comme nous allons le voir dans cet article, l’utilisation et l’enregistrement de ce type de marques sont strictement encadrés.

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Perte des caractéristiques distinctives de la forme d’un produit

Perte des caractéristiques distinctives de la forme d'un produit

Leçons de l’affaire CROCS

En octobre 2023, le Tribunal supérieur du Fujian a rendu un jugement en deuxième instance dans l’affaire opposant la société Crocs Trading (Shanghai) Co., Ltd. (ci-après dénommée CROCS) à cinq défendeurs, des sociétés ou individus chinois. Ce jugement ordonne à ces derniers de cesser immédiatement leur violation des droits de marque de CROCS et de l’indemniser à hauteur d’un million de RMB (environ 130 000 euros).

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Responsabilité conjointe du dirigeant de l’entreprise contrefactrice

Responsabilité conjointe du dirigeant de l'entreprise contrefactrice

Illustration par l’analyse de l’affaire ASICS

La lutte contre la contrefaçon est une priorité pour les autorités chinoises depuis de nombreuses années, mais les contrefacteurs recourent désormais à des méthodes de plus en plus sophistiquées. Ainsi, il n’est pas rare qu’une entreprise ferme à la suite d’une condamnation pour violation de droits de PI, mais que son dirigeant et certains de ses employés parviennent à conserver les outils de la contrefaçon, ainsi que les fonds de l’entreprise pour ensuite créer une nouvelle entité afin de poursuivre leurs activités illégales. Ces dernières années, les autorités administratives et judiciaires ont intensifié leurs efforts pour lutter contre ces modèles de contrefaçon à grande échelle, notamment en tenant les dirigeants responsables des actes de contrefaçon, et en les déclarant solidairement responsables des infractions commises avec les entreprises. L’affaire ASICS illustre parfaitement cette tendance.

ASICS a été fondée au Japon et est devenue un leader dans la production d’articles de sport, notamment de chaussures. Grâce à des années de promotion intensive, les produits ASICS jouissent d’une grande notoriété en Chine. La société japonaise est titulaire de nombreuses marques en Chine, qui protègent notamment les bandes iconiques qui ornent les chaussures ASICS ainsi que des translittérations de la marque ASICS en caractères chinois.

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Lutte contre la contrefaçon de marque, victoire de Rothschild en Chine

Comment protéger une marque de vin étrangère en Chine ? Contrefaçon de marque et concurrence déloyale

Château Lafite a remporté une victoire dans une affaire en contrefaçon de marque et concurrence déloyale. Cette affaire est intéressante en raison du montant de dommages et intérêts que le juge a décidé de prononcer. L’indemnisation s’élève à 79,17 millions de yuans (soit 10,29 millions d’euros), un record en ce qui concerne les affaires dans le domaine du vin.

Cette affaire devant la Cour suprême opposait Château Lafite Rothschild (« Rothschild ») à des sociétés chinoises dans le secteur viticole (ci-après les défendeurs). Le tribunal a ordonné aux défendeurs de cesser la contrefaçon de la marque de Rothschild et leurs comportements de concurrence déloyale, et de verser des dommages et intérêts à Rothschild. Rothschild obtient donc gain de cause après une bataille juridique qui aura duré 12 ans.

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Évaluation des dommages-intérêts statutaires

Évaluation des dommages-intérêts statutaires

Étude de cas sur contrefaçon de marques de Louis Vuitton

La détermination des dommages-intérêts pour violation de la propriété intellectuelle est particulièrement complexe en raison de la nature immatérielle de ces droits.

En Chine, les dommages-intérêts pour atteinte aux droits de PI sont évalués en tenant compte de la perte subie par la victime ou des bénéfices illicites réalisés par le contrefacteur ou encore du montant des redevances raisonnables. Toutefois, en l’absence de preuves concrètes de ces montants, les tribunaux peuvent imposer des dommages-intérêts dits statutaires basés sur divers critères, avec un plafond fixé par la loi. Ainsi la loi sur les marques chinoises fixe ce plafond à 5 millions de CNY (environ 640 000 euros).

Étudier les décisions de justice sur les dommages-intérêts permet de comprendre la méthodologie des tribunaux et de prévoir avec plus de précision les compensations possibles en cas de contrefaçon de droits de PI en Chine. Dans l’affaire examinée ici, plusieurs critères ont été pris en compte pour calculer les dommages-intérêts dans une affaire de contrefaçon de marques Louis Vuitton. Nous allons revenir sur le raisonnement du tribunal.

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L’enregistrement défensif de marque est-il légal en Chine ?

L’enregistrement défensif de marque est-il légal en Chine ?

L’opinion de la Cour de PI de Pékin

Selon un jugement récent de la Cour de la propriété intellectuelle de Pékin [1], une marque déposée à des fins défensives ne constitue pas une « demande de mauvaise foi sans intention d’utilisation », dont le dépôt est interdit par l’article 4 de la loi chinoise sur les marques.

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L’action en déchéance de marque en Chine

L’action en déchéance de marque en Chine

Comment l’utiliser ?

En Chine, l’usage effectif d’une marque n’est pas une condition préalable à son enregistrement. En d’autres termes, il n’est pas nécessaire qu’une marque soit utilisée au moment où la demande d’enregistrement est déposée. Ainsi, le système chinois repose sur le principe du « first to file » et se différencie d’autres systèmes juridiques, tels que celui applicable aux États-Unis qui appliquent le principe du « first to use ».

Toutefois, l’absence d’utilisation d’une marque en Chine peut avoir un impact négatif sur sa validité. Ainsi, et conformément à l’article 49.2 de la loi chinoise sur les marques, si une marque enregistrée n’est pas utilisée pendant trois années consécutives sans motif justifié, toute personne peut engager une action en déchéance pour non-utilisation et contester la validité de la marque.

Cet article vous explique comment fonctionnent les actions en déchéance en Chine, comment les entreprises étrangères peuvent en bénéficier, mais également comment elles peuvent leur être préjudiciables.

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