Questions-réponses : les demandes divisionnaires en Chine

Les différences avec l’OEB.

Comme dans la plupart des pays, la loi des brevets en Chine offre la possibilité de déposer des demandes divisionnaires. Une telle demande de brevet est issue d’une demande mère (ou demande initiale) et consiste à protéger une invention qui, bien que décrite dans la demande mère, n’est pas revendiquée dans cette dernière.

Le demandeur peut déposer, à sa propre initiative ou à la demande de l’examinateur pour surmonter une objection de manque d’unité, une ou plusieurs demandes divisionnaires sur la base d’une demande initiale. Voici des réponses à quelques questions que l’on se pose souvent à ce sujet et une comparaison entre pratiques chinoise et européenne.

• Peut-on changer le type d’une demande divisionnaire en Chine ?

Non, la loi chinoise impose que le type de brevet (i.e. brevet d’invention, brevet de modèle d’utilité ou brevet de design) d’une demande divisionnaire reste le même que celui de la demande mère (ou demande initiale). Relevons que dans le cas d’une demande de brevet européenne, cette question ne se pose pas puisqu’il n’existe qu’un seul type de brevet, à savoir le brevet d’invention.

• Peut-on ajouter de la matière nouvelle dans une demande divisionnaire ?

Absolument pas. Le contenu d’une demande divisionnaire ne peut pas s’étendre au-delà du contenu initial de la demande mère, sinon elle sera rejetée par l’office. Cette règle existe aussi bien en Chine qu’en Europe.

Il n’existe donc pas, en Chine, l’équivalent des « Continuation-In-Part » (ou CIP) telles qu’on peut en trouver dans le système américain des brevets, permettant d’ajouter de l’information qui n’était pas présente dans la demande parente.

• Quand peut-on déposer une demande divisionnaire ?

En principe, une demande divisionnaire ne peut être déposée que si la demande mère est toujours en instance. Selon la loi chinoise, par « demande en instance », on entend :

1. une demande qui est encore dans le délai de 2 mois à compter de la date de réception de la notification en faveur de la délivrance (qui est aussi le délai pour acquitter la taxe de délivrance) ; ou
2. une demande rejetée par la CNIPA mais pour laquelle la décision de rejet n’a pas encore pris effet (c’est-à-dire que l’on est encore dans le délai de trois mois pour demander un réexamen devant le département de réexamen et d’invalidation de la CNIPA, ou que le demandeur a déjà déposé une requête en réexamen mais que la décision de réexamen n’a pas encore pris effet. En effet, si le demandeur n’est pas satisfait de la décision de réexamen maintenant la décision de rejet, il peut faire appel contre cette décision devant la Cour de Pékin de Propriété Intellectuelle ; le procès peut aller jusqu’à la seconde instance) ;  ou
3. une demande réputée retirée mais pour laquelle le demandeur a déjà remédié à la perte de droit.

Ainsi, comme cela ressort du point a), en Chine, il n’est pas possible de déposer valablement une demande divisionnaire lorsque le délai pour acquitter la taxe de délivrance pour la demande initiale a expiré (indépendamment du paiement de la taxe de délivrance et de la publication de la mention de la délivrance du brevet initial).

Cette condition est différente en Europe, où une demande est en instance jusqu’à la veille de la date à laquelle la mention de la délivrance du brevet européen est publiée au Bulletin européen des brevets (voir les Directives de l’OEB, A-IV.1.1.1). Ainsi, dès lors que le brevet parent est prêt à être délivré, le délai pour déposer une demande divisionnaire sur la base de cette dernière peut se calculer précisément en Chine (à savoir la date d’émission de la notification en faveur de la délivrance + 15 jours de réception de la notification + 2 mois) tandis qu‘en Europe, ce délai dépend de la date de publication de la mention de la délivrance du brevet parent, laquelle est indiquée dans une notification de délivrance ultérieurement à la réponse à notification en faveur de la délivrance (notification selon la R.71(3) CBE). Il s’agit d’une différence importante à retenir, illustrée sur le schéma ci-dessous.

Relevons enfin, comme indiqué aux points b) et c), qu’il est impossible de déposer valablement une demande divisionnaire lorsque la demande initiale a été définitivement rejetée, retirée, ou réputée retirée. C’est aussi le cas en Europe.

• Peut-on déposer plusieurs générations de demandes divisionnaires ?

Le dépôt d’une demande divisionnaire de seconde génération, i.e. d’une demande (petite-fille) divisionnaire d’une première divisionnaire (fille), est possible en Chine, mais dans certaines conditions appelant à la vigilance. En effet, dans le cas particulier où la demande mère n’est plus en instance mais la demande divisionnaire dite de première génération (« fille ») l’est encore, une demande divisionnaire de deuxième génération (« petite-fille ») ne peut être déposée que si l’examinateur soulève une objection de manque d’unité pour la demande divisionnaire de première génération, selon la pratique chinoise. En d’autres termes, dans ce cas particulier, une demande divisionnaire de deuxième génération ne peut pas être déposée par le demandeur de son propre chef. Tel n’est pas le cas en Europe. Selon le droit européen, lorsqu’une demande petite-fille est déposée en tant que demande divisionnaire sur la base d’une demande fille qui est déjà elle-même une demande divisionnaire, il suffit que cette dernière soit en instance à la date de dépôt de la seconde demande divisionnaire, peu importe le statut de la demande initiale et que ce soit à l’initiative du demandeur ou demandé par l’examinateur.

• Qui est habilité à déposer une demande divisionnaire ?

Comme en Europe, en Chine, seul le demandeur enregistré ou, en cas de pluralité de demandeurs, tous les demandeurs enregistrés pour la demande antérieure, peu(ven)t déposer une demande divisionnaire. Cela signifie qu’en cas de transfert d’une demande, une demande divisionnaire ne peut être déposée par le(s) nouveau(x) demandeur(s) au nom de celui-ci (ceux-ci) que si le transfert a été dûment enregistré et a donc pris effet à l’égard de l’office à la date de dépôt de la demande divisionnaire.

• Quelles sont les exigences sur les inventeurs d’une demande divisionnaire ?

Selon le droit chinois, les inventeurs d’une demande divisionnaire doivent être ceux de la demande initiale ou en être une partie. De même, les inventeurs d’une demande divisionnaire de deuxième génération doivent être ceux de la demande divisionnaire de première génération ou en être une partie. A priori, une telle disposition n’existe pas en Europe.

Article rédigé par Mei TAO, Clémence VALLÉE-THIOLLIER