Puis-je transférer les droits de priorité en Chine sans le consentement des autres demandeurs ?
Les droits de priorité permettent à un demandeur de brevet de revendiquer la date de dépôt antérieure d’une demande précédente (appelée la « demande de priorité »), empêchant ainsi que des publications faites après cette date de dépôt antérieure soient utilisées comme antériorités contre la demande de brevet. Ces droits de priorité peuvent faire l’objet d’un transfert, notamment dans le cadre de la cession de la demande de brevet à laquelle ils sont attachés, mais pas nécessairement.
Pour les demandes chinoises revendiquant une priorité, si les demandeurs de la demande de priorité ne sont pas identiques ou pas entièrement identiques aux demandeurs de la demande chinoise, les exigences de la CNIPA concernant le document de transfert du droit de priorité varieront en fonction des situations suivantes. Nous avons établi les tableaux ci-dessous pour plus de détails :
1) Demande chinoise / demande en phase nationale PCT-CN revendiquant une priorité domestique (Partie I, chapitre 1, section 6.2.2.4 des Directives d’examen)
| Type de situations | Demandeurs de la demande de priorité nationale | Demandeurs de la demande chinoise / demande en phase nationale PCT-CN ultérieure | Document à soumettre |
| 1 | A, B | C, D | Acte de cession du droit de priorité de A et B à C et D, signée par le(s) cédant(s) * |
| 2 | A, B | A | Acte de cession du droit de priorité de B à A, signée par le(s) cédant(s) * |
2) Demande chinoise revendiquant une priorité étrangère (Partie I, chapitre 1, section 6.2.1.4 des Directives d’examen)
| Type de situations | Demandeurs de la demande de priorité nationale | Demandeurs de la demande chinoise ultérieure | Document à soumettre |
| 1 | A, B | C, D | Acte de cession du droit de priorité de A et B à C et D, signée par le(s) cédant(s) * |
| 2 | A, B | A | Pas de document |
3) Demande en phase nationale PCT-CN revendiquant une priorité étrangère (Partie III, chapitre 1, section 5.2.3.2 des Directives d’examen)
| Types de situation | Demandeurs de la demande de priorité étrangère | Demandeurs de la demande en phase nationale PCT-CN | Document à soumettre |
| 1 | A, B | C, D | Pas de document à soumettre si une déclaration de priorité conforme aux exigences a été effectuée lors de la phase internationale |
| Si aucune déclaration de priorité conforme aux exigences n’a été effectuée lors de la phase internationale : Option 1 : acte de cession du droit de priorité de A et B à C et D, signée par le(s) cédant(s) ; OU Option 2 : acte de cession du droit de priorité : 1) de A à C et 2) de B à D, signées par le(s) cédant(s). | |||
| 2 | A, B | A | Pas de document à soumettre |
Précisions concernant les actes de cession à soumettre :
Concernant l’option 1, à savoir l’acte de cession du droit de priorité de A et B à C et D, signée par le ou les cédants :
– Il est possible de soumettre un acte de cession du droit de priorité signée conjointement par tous les demandeurs de la demande de priorité à tous les demandeurs de la demande subséquente, c’est-à-dire un acte de cession du droit de priorité de A et B à C et D, OU
– Il est également possible de soumettre des actes de cession du droit de priorité signées séparément par tous les demandeurs de la demande de priorité aux demandeurs de la demande suivante, c’est-à-dire deux cessions séparées pour revendiquer la priorité signées respectivement par le ou les cédants : 1) de A à CD, et 2) de B à CD.
Concernant l’option 2, qui consiste à soumettre des actes de cession du droit de priorité 1) de A à C et 2) de B à D, signées par le ou les cédants :
Selon la pratique des brevets en Chine, de tels actes de cession de priorité ne sont acceptables que dans le cadre des demandes en phase nationale PCT-CN revendiquant une priorité étrangère. Pour les autres types de demandes mentionnées ci-dessus, elles ne sont pas acceptables.
En effet, pour les demandes en phase nationale PCT-CN revendiquant une priorité étrangère, les critères d’examen de la CNIPA concernant la cession du droit de priorité peuvent être plus flexibles.
4) Exemple
Prenons le cas suivant, CN201380070567.X, comme exemple :
| Demandeurs initiaux de la demande de priorité étrangère | Demandeurs des demandes subséquentes PCT et phase nationale PCT-CN | Documents soumis concernant le droit de priorité |
| A B C D | E F G | 1) Cession de la demande de priorité de A à E et F 2) Cession de la demande de priorité de B à G |
Comme vous pouvez le constater, aucun acte de cession de droit de priorité signé par les demandeurs initiaux de la demande de priorité étrangère C ou D n’a été soumis dans le cadre de la demande PCT et de la phase nationale PCT-CN subséquente.
Toutefois, la cession du droit de priorité susmentionnée a été considérée comme valide par la CNIPA lors de l’examen de la procédure d’invalidation, pour les raisons suivantes :
– Par rapport à la cession du droit de demande de brevet, le transfert individuel du droit de priorité présente une nature similaire à une licence ordinaire sur un brevet déjà délivré, et peut être considéré comme une licence d’utilisation découlant du droit de demande.
En effet, selon l’article 14 de la loi des brevets, lorsque les copropriétaires d’un droit de demande de brevet ou d’un droit de brevet ont conclu une convention concernant l’exercice de ces droits, cette convention s’applique. À défaut de telle convention, chaque copropriétaire est libre d’exploiter seul le brevet ou d’octroyer une licence ordinaire à un tiers pour son exploitation. Dans ce dernier cas, les redevances perçues doivent être réparties entre les copropriétaires.
De la même façon, lorsqu’une demande antérieure implique plusieurs codemandeurs, l’octroi d’une licence de priorité par l’un d’eux ne prive pas les autres codemandeurs initiaux du droit d’accorder des autorisations similaires à d’autres entités, et n’affecte que marginalement les droits des autres codemandeurs de la demande antérieure.
– Pour les demandes PCT entrant en phase nationale chinoise, lorsque le demandeur de la demande ultérieure est l’un des demandeurs de la demande de priorité, ce demandeur a le droit de revendiquer la priorité. Pour déterminer si le demandeur de la demande ultérieure est l’un des demandeurs de la demande de priorité, il est nécessaire de prendre en compte de manière globale les documents soumis lors des étapes internationale et nationale de la demande PCT, et de combiner tous les documents de preuve de transfert soumis par les parties pour évaluer la situation. En considérant 1) le transfert de la demande de priorité de A à E & F et 2) le transfert de la demande de priorité de B à G, la CNIPA a décidé que les entités E, F & G peuvent être considérées comme partiellement cohérentes avec les demandeurs de la demande de priorité. Dans ce cas, il n’est pas nécessaire de soumettre un acte de cession de C & D à E, F & G.
En conclusion
Il est important de souligner que les conclusions et opinions mentionnées dans l’exemple ci-dessus ne sont pas soutenues par la législation actuelle sur les brevets en Chine ni par les directives d’examen. Par conséquent, il convient de faire preuve de prudence puisqu’en cas de situations similaires à l’avenir, l’examinateur chinois lors de l’examen préliminaire pourrait ne pas accepter la même logique. Dans ce cas, si l’affaire mentionnée ci-dessus est invoquée comme un précédent pour argumenter la validité d’une cession, il est incertain que cela puisse convaincre l’examinateur chinois.
Par Xiaoyu LIU, du cabinet Easytimes IP