Un enregistrement possible mais compliqué à obtenir
Comme nous l’avons déjà évoqué plusieurs fois sur ce blog, la Chine fait face actuellement à une véritable explosion du nombre de demandes de marque, ce qui fait qu’il est de plus en plus difficile d’obtenir l’enregistrement d’une marque traditionnelle, à savoir une marque verbale, figurative ou encore semi-figurative. Ce phénomène a poussé les déposants à se tourner vers des marques non traditionnelles, par exemple les marques sonores qui ont été acceptées comme marques enregistrables pour la première fois en 2018, ou encore les marques de couleur que nous allons étudier dans cet article.
Par ailleurs, de nombreuses études de marketing ont montré que les consommateurs reconnaissent mieux la couleur et la forme que le texte brut. Il est donc peu étonnant qu’on ait vu une recrudescence des demandes de marque de couleur en Chine.
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Mais, tout d’abord, qu’est-ce qu’une marque de couleur ?
Afin de célébrer la dernière publication de l’année, nous vous proposons de revenir sur les principales évolutions qu’a connues la Chine en 2019 concernant la protection de la propriété intellectuelle.
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Quelles évolutions dans la législation en 2019 ?
En matière de brevets
– La 4e révision de la loi sur les brevets, qui devait entrer en vigueur en 2019, est toujours en attente d’approbation par le Congrès national. Cette nouvelle révision devrait inclure : des dommages et intérêts plus élevés pour violation de brevet, l’introduction de dommages et intérêts punitifs, plus d’options pour récompenser les inventeurs dans le cadre d’un système de rémunération des inventions de salariés et la prolongation de la durée des brevets de dessin (design patents) (voir nos commentaires ici).
– Les modifications des principes directeurs régissant l’examen des brevets, publiées le 25 septembre 2019, sont entrées en vigueur le 1er novembre 2019. Elles portent, notamment, sur les dépôts de demande divisionnaire, l’évaluation de l’activité inventive et les exigences d’enregistrement des interfaces graphiques.
En matière de marques
– La 4e révision de la loi sur les marques est entrée en vigueur le 1er novembre 2019. Cette révision met l’accent sur la lutte contre les dépôts de mauvaise foi, la contrefaçon et le squatting de marque. Les principales modifications concernent l’introduction, dans la loi, de la condition d’ «intention d’utilisation» de la marque, la mise en place de sanctions applicables en cas de dépôt de mauvaise foi, ainsi que de sanctions plus sévères pour les contrefacteurs de marques (voir nos commentaires ici).
– Les lignes directrices pour le jugement des affaires d’octroi et de vérification des droits de marque ont été publiées par la Cour supérieure de Beijing en avril 2019. Ces lignes directrices décrivent en détail les circonstances dans lesquelles un dépôt de marque doit être suspecté comme étant de mauvaise foi.
– L’Administration nationale de la propriété intellectuelle de Chine (la CNIPA) a annoncé une réduction des taxes officielles applicables lors d’un renouvellement de marque ou d’une inscription de modification à compter du 1er juillet 2019 (voir nos commentaires ici).
En matière de concurrence déloyale et de secret d’affaires
Par arrêt rendu le 24 septembre 2019, le Tribunal de l’Union Européenne a rejeté le recours initié par la société italienne Piaggio & C. contre la décision de l’EUIPO qui avait elle-même rejeté la demande en nullité formée contre le modèle de la société chinoise Zhejiang Zhongneng Industry Group.
Suite au dépôt frauduleux de la marque « Assassin’s Creed » en caractères chinois, Ubisoft gagne une action en invalidation sur la base d’un nom de jeu
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Comme vous le savez probablement, « Assassin’s Creed » est un jeu vidéo développé et commercialisé par la société Ubisoft. Depuis son lancement en 2007, il a connu un très grand succès. Un succès dont a voulu profiter la société Hongkongaise Lion Rock qui a déposé entre 2009 et 2019 plus de cent marques composées soit du nom « Assassin’s Creed » en caractères latins ou chinois, soit du logo ou de dessins du jeu. Parmi ces dépôts, le nom du jeu en caractères chinois a été déposé en classe 25 désignant les produits de vêtements. Ce dépôt frauduleux, qui est manifeste sur le plan moral, n’est pourtant pas évident à attaquer sur le plan juridique car aucune loi ni aucun règlement ne prévoit la protection d’un nom de jeu en Chine et le principe de mauvaise foi n’est pas directement applicable à lui seul auprès des autorités chinoises.
Étude de l’évolution des pratiques d’examen en Chine
Notre article d’aujourd’hui concerne une situation que rencontrent de nombreux déposants chinois et étrangers en Chine : suite au dépôt d’une demande de marque, le déposant reçoit une décision de refus provisoire émise par l’Office chinois des marques (China Trademark Office ou CTMO), décision qui est motivée par l’existence de marques antérieures déposées par des tiers. Relevons à l’occasion qu’il s’agit d’une des motivations de refus telle que prévue par l’article 30 de la loi des marques. Comment réagir dans ce cas de figure ?
Récemment, le tribunal intermédiaire de Suzhou a rendu une décision intéressante qui applique ces nouvelles dispositions. Cette affaire concerne les demandes d’injonction déposées par la société Universal Pictures (Shanghai) à l’encontre de plusieurs défendeurs poursuivis pour violation des droits d’auteur relatifs à l’image des personnages du dessin animé « Les Minions ». Nous vous proposons d’étudier cette affaire pour analyser comment le tribunal a appliqué ces nouvelles dispositions pour prononcer une injonction préliminaire à l’encontre des défendeurs.
Un des Minions
Produits suspectés de contrefaçon
Notons que c’est ce même tribunal de Suzhou qui a émis une injonction dans une autre affaire concernant la célèbre marque New Balance. Si une entreprise découvre que ses droits de propriété intellectuelle sont violés par une tierce partie sur le marché chinois et décide de former un recours pour protéger ses droits, le dépôt d’une demande d’injonction peut être envisagé au cours de la procédure afin que son préjudice puisse être contrôlé.
Les marques notoires semblent être de mieux en mieux protégées en Chine, comme en témoigne le cas Lafite. Dans cette affaire, la société française Les Domaines Barons de Rothschild (Lafite) a réussi à faire annuler la marque «拉斐特 » (LA FEI TE en pinyin) reprenant le terme « Lafite» en caractère chinois alors même que les classes désignées étaient différentes.
La marque « 拉 斐 特 » n°6054822 a été déposée le 17 mai 2007 par Beijing Chateau Lafitte Hotel et enregistrée le 21 avril 2015 en classe 43 pour des services de restauration, d’hôtels et de bars.
La société française Les Domaines Barons de Rothschild (Lafite), notamment titulaire de la marque « LAFITE », a déposé une action en annulation auprès du TRAB (Trademark Review and Adjudication Board) afin que soient reconnus :
Le caractère notoire de ses marques « LAFITE » n° 1122916 et « 拉菲 » (LAFITE en caractères chinois) n° 6186990 désignant des produits vitivinicoles.
L’atteinte par la marque adverse à ses marques notoires « LAFITE » en caractères latins et chinois.
La similitude entre le signe adverse et les siens, ainsi qu’entre leurs produits et services respectifs.
L’atteinte par la marque adverse à son nom commercial.
Cependant, par une décision du 16 août 2016, le TRAB a considéré que la marque litigieuse ne portait pas atteinte aux marques invoquées en ce que leurs produits et services respectifs étaient différents. En outre, il a considéré que le titulaire des marques « LAFITE » ne prouvait pas que ses marques étaient notoirement connues en Chine au moment du dépôt de la marque litigieuse. En conséquence, le TRAB a confirmé l’enregistrement de la marque litigieuse.
La société Les Domaines Barons de Rothschild (Lafite) a alors interjeté appel de cette décision devant le Tribunal Populaire Intermédiaire de Pékin (Beijing Intermediate People’s Court) qui a annulé la décision du TRAB et a ainsi renvoyé l’affaire devant celle-ci afin qu’elle soit réexaminée.
Ultérieurement à ce réexamen, le TRAB et la société Beijing Chateau Lafitte Hotel ont saisi le Tribunal Populaire Supérieur de Pékin (Beijing High People’s Court) qui a considéré dans sa décision les éléments suivants :
Avant le dépôt de la marque litigieuse, la société française Lafite avait déjà établi, au fil des années, une solide relation entre ses marques « LAFITE » et « 拉菲 », de sorte que pour le consommateur chinois, ces marques ont clairement la même provenance commerciale.
La marque litigieuse « 拉 斐 特 » est phonétiquement identique à la marque « 拉菲 » de la société française, ce qui en fait une copie et une imitation.
Bien que les services pour lesquels la marque litigieuse est autorisée à être exploitée appartiennent à une classe différente des marques invoquées par ladite société, le groupe de consommateur ciblé par ces marques est susceptible d’être le même.
Dès lors, au regard de tous ces éléments, le Tribunal a estimé qu’il existait un risque de confusionentre la marque litigieuse et les marques LAFITEpour le public pertinent chinois, et a par conséquent annulé la marque litigieuse.
Ainsi, alors que le caractère notoire d’une marque est généralement difficile à prouver auprès des tribunaux chinois, cette affaire est un exemple de l’amélioration de la protection des marques notoires en Chine, dont nous avions déjà fait état sur notre blog, étendue cette fois à des activités distinctes de celles couvertes par les marques déclarées notoires.
Extension du délai de prescription pour déposer les litiges relatifs aux noms de domaine en .cn et .中国
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Suite à la publication d’un avis du Centre d’information sur le réseau d’Internet chinois (CNNIC), une nouvelle politique de règlement des litiges relatives aux deux ccTLD (country code top-level domains) .cn et .中国 (Chine en caractères chinois) est entrée en vigueur à compter du 18 juin 2019. Elle prévoit une extension de la durée de prescription des litiges relatifs aux noms de domaine à 3 ans à compter de la date d’enregistrement du nom de domaine, contre 2 ans auparavant.
Vous trouverez ci-après un récapitulatif des délais de prescription applicables à ce type de litige :
Nous vous proposons cette semaine la troisième et dernière partie d’un guide à l’usage des acteurs de l’industrie pharmaceutique en Chine. Cet article que nous traduisons en français a été initialement rédigé en anglais par le China IPR SME Helpdesk. La première et la deuxième parties, consacrées respectivement aux brevets et aux marques, restent accessibles sur ChinePI.com.
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4 – Droit d’auteur
4.1. Les notices (instructions pharmaceutiques) doivent-elles être protégées par le droit d’auteur
La Cour Suprême et la SFDA sont d’accord sur le fait que les notices ne devraient pas être protégées par la loi sur le droit d’auteur, car il n’y a pas beaucoup de place pour la créativité dans la rédaction de ces avis. Les instructions homologuées pour les nouveaux médicaments ne peuvent pas être modifiées librement par le créateur. De plus, contrairement aux œuvres qui pourraient exister indépendamment, les notices doivent toujours être utilisées avec les produits et elles ne peuvent pas exister seules.
4.2. Étude de cas
En 2009, la société pharmaceutique A (plaignant) a poursuivi en justice une autre société pharmaceutique B (défendeur), parce que la société B avait publié une notice du produit pharmaceutique identique à celle de A, à l’exception des informations du fabricant. Le plaignant a soutenu que le défendeur violait les droits d’auteur de sa notice. En première et seconde instances, les tribunaux ont appuyé la demande du plaignant. Toutefois, dans l’appel de 2013, le Tribunal Populaire Supérieur de Hunan a annulé les deux décisions précédentes, affirmant que les notices ne sont pas originales et ne peuvent être protégées par un droit d’auteur.
5 – Secrets d’affaire
5.1. Pour l’employé
L’état de secret comprend non seulement la situation dans laquelle l’obligation de garder le secret découle de réglementations ou d’accords concernant la confidentialité, mais aussi les situations où l’obligation de garder le secret découle de coutumes sociales ou de pratiques commerciales, c’est-à-dire d’accords ou de compréhensions implicites.
En raison de la longue durée et de la complexité de la R&D d’un nouveau médicament, la protection du savoir-faire technologique est essentielle pour une entreprise pharmaceutique. La rotation des employés rend très importante la signature d’un accord de confidentialité avant que l’employé participe à un projet de R&D. L’inspection et l’évaluation du disque dur de l’ordinateur et des courriels des employés clés ayant accès aux secrets techniques et aux savoir-faire sont essentiels.
Nous vous proposons cette semaine la deuxième partie d’un guide à l’usage des acteurs de l’industrie pharmaceutique en Chine. Cet article que nous traduisons en français a été initialement rédigé en anglais par le China IPR SME Helpdesk. La première partie, qui était consacrée aux brevets, est accessible ici.
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3 – Marques
3.1. L’importance de l’enregistrement des marques
Selon les règles de l‘Administration Nationale des Aliments et Médicaments (SFDA, State Food and Drug Administration) et les règles de gestion des étiquettes, les marques non enregistrées ne peuvent pas être utilisées dans des feuillets et des emballages pharmaceutiques.
De plus, dans un environnement commercial, les marques déposées sont généralement nécessaires pour les produits pharmaceutiques. Si les produits pharmaceutiques sont vendus sur des sites de e-commerce célèbres tels que Taobao, Jingdong, etc., les plates-formes exigent généralement que les produits soient marqués avec des marques déposées. Normalement, si les produits doivent être vendus sur des sites de e-commerce, le certificat d’enregistrement chinois est requis par les plates-formes.
Il est donc essentiel d’enregistrer une marque sur les produits pharmaceutiques avant leur mise sur le marché.
3.2. Enregistrement de marque pour les produits pharmaceutiques
Lorsqu’on demande l’enregistrement d’un produit dans la classe 5 (Préparations pharmaceutiques et vétérinaires ; préparations hygiéniques à usage médical) pour une marque sur des produits pharmaceutiques, il est également suggéré d’enregistrer la même marque sur d’autres catégories de produits ou services pertinents afin de protéger pleinement la marque en Chine.
