La classe 24 lui échappe définitivement
La Cour suprême de Chine a récemment rendu un jugement définitif concernant l’affaire MUJI dans laquelle elle donne raison à l’adversaire de MUJI, la société chinoise Beijing Cottonfield Textile Co., Ltd. Cette affaire concerne l’utilisation de la marque choisie par MUJI comme sa translittération en caractères chinois, à savoir 无印良品 (en pinyin, Wuyin Liangpin) en classe 24.
Cette défaite de MUJI met fin à douzes années de procédures initiées à la fois par MUJI et ses adversaires, les titulaires successifs de la marque en classe 24, impliquant huit instances et neuf affaires distinctes.
Nous vous proposons de revenir sur ce litige afin de comprendre les raisons de l’échec de MUJI dans les différentes procédures.
Contexte de cette affaire
MUJI est une marque créée au Japon en 1980. La marque MUJI en japonais est 無印良品 (en pinyin, Mujirushi Ryohin), ce qui signifie littéralement « pas de marque, bon produit », soit « de la qualité sans marque ».
Dès l’année 1991, MUJI se développe sur les marchés étrangers et elle ouvre en 2005 sa première boutique en Chine, à Shanghai. Pour sa marque chinoise, c’est sans grande surprise que MUJI choisit d’utiliser la translittération chinoise 无印良品lors de son développement en Chine. En effet, cette translittération chinoise correspond à sa marque en caractères japonais et a la même signification que cette dernière.
Dès 1999, MUJI procède au dépôt de la marque 无印良品 auprès de l’Office chinois des marques dans les classes 16, 20, 21, 35 et 41. Étonnamment, à cette époque, MUJI ne dépose pas sa marque en classe 24, qui couvre les tissus et le linge de maison.
Le 6 avril 2000, la société chinoise Hainan Nanhua Industrial Trading Company dépose une demande de marque pour protéger 无印良品 en classe 24 auprès de l’Office chinois des marques. Cette demande est approuvée et publiée début 2001. Par la suite, la société Hainan Nanhua cède son droit de marque à Beijing Cottonfield Textile en 2004.
Lorsqu’elle prend connaissance du dépôt de la marque par la société Hainan Nanhua, MUJI agit en opposition afin d’empêcher son enregistrement, puis, une fois celle-ci enregistrée, elle multiplie les actions afin d’obtenir son annulation.
Des années de procédures administratives et judiciaires
Opposition de MUJI
Dans cette procédure d’opposition, MUJI a notamment invoqué les articles 13 et 32 de la loi chinoise sur les marques. L’article 13 prévoit la protection des marques notoires, même si celles-ci ne sont pas enregistrées. Selon cette disposition, une marque notoire doit être protégée non seulement dans les classes désignées (si la marque a été enregistrée) mais également dans les classes non désignées. L’article 32 quant à lui interdit le dépôt d’une marque déjà utilisée par un tiers et ayant une “certaine influence” si ce dépôt est effectué de mauvaise foi.
L’article 32 offre une protection plus limitée que celle de l’article 13 mais plus accessible puisqu’il n’est pas nécessaire de prouver la notoriété de la marque en Chine, mais seulement la mauvaise foi du déposant et une utilisation raisonnable de la marque avant le dépôt adverse, permettant ainsi une certaine reconnaissance de la part du public concerné. En pratique, la mauvaise foi est caractérisée lorsque le déposant a eu connaissance ou aurait dû avoir connaissance de l’utilisation de la marque par le tiers.
Cependant, MUJI ne va réussir à obtenir gain de cause sur aucun de ces fondements. La société va pourtant aller jusqu’à saisir le niveau le plus élevé des juridictions chinoises, à savoir la Cour Suprême chinoise qui, en 2012, statue définitivement contre l’opposition de MUJI.
Dans sa décision, la Cour suprême chinoise refuse d’appliquer les articles 13 et 32 de la loi. En particulier, elle explique que les preuves fournies par MUJI sont postérieures à 2000, date à laquelle la marque adverse a été déposée, et concernent le Japon, Hong Kong et d’autres régions, mais pas le continent chinois.
Pour prouver l’utilisation de la marque en Chine avant 2000, MUJI avait également fourni des preuves de fabrication de produits OEM (fabrication de produits destinés à l’exportation) sous la marque de MUJI par des fabricants chinois. Cependant, la Cour suprême indique que la fabrication OEM ne constitue pas un usage de marque permettant d’obtenir une “certaine influence” conformément à l’article 32.
Ainsi, la Cour suprême décide que MUJI ne peut prouver ni la notoriété de la marque 无印良品 ni même son utilisation dans les produits en classe 24 en Chine avant la date du dépôt adverse. MUJI perd donc l’action en opposition.
Action en contrefaçon de Beijing Cottonfield
En 2016, c’est au tour de Beijing Cottonfield d’intenter un procès en contrefaçon à l’encontre de MUJI en raison de son utilisation de la marque pour les produits en classe 24. Saisie de ce litige, la Cour supérieure de Pékin rend en novembre 2019 sa décision et donne raison à Beijing Cottonfield.
Selon le jugement, la marque de Beijing Cottonfield est légale et valide, et elle n’a pu être annulée par MUJI sur la base de la notoriété de sa propre marque puisque celle-ci n’était pas connue en Chine en 2000. Ainsi, la Cour décide que l’utilisation de la marque par MUJI constitue bien une violation des droits de Beijing Cottonfield.
Elle condamne MUJI à payer à son adversaire des dommages et intérêts d’un montant de 626 000 CNY (environ 79 000 euros) et à publier une déclaration relative à sa violation.
MUJI doit également cesser d’utiliser la marque 无印良品pour les produits désignés par la marque de Beijing Cottonfield en classe 24, à savoir les « produits en tissu, serviettes, draps, taies d’oreiller, couvre-lits et autres articles similaires ». Pour les autres produits, MUJI peut bien entendu continuer d’utiliser la marque.
Action en invalidation de MUJI
Dans le même temps, MUJI, loins de s’avouer vaincue, a engagé une action en invalidation contre la marque de Beijing Cottonfield.
Pour prouver la mauvaise foi de son adversaire, la société japonaise soutient que ce dernier a effectué des dépôts de marques connues et a tenté de vendre la marque à MUJI à un prix élevé. En outre, MUJI précise que, Hainan Nanhua (pour rappel, le déposant de la marque) étant un concurrent de MUJI spécialisé dans le même secteur, la société chinoise aurait dû avoir connaissance de la marque japonaise et que le fait de l’avoir déposé démontre un comportement frauduleux qui doit permettre d’alléger les exigences de preuve relative à la réputation de la marque en Chine.
MUJI reprend également son argumentaire relatif à la fabrication OEM de produits sous sa marque par des fabricants chinois avant 2000.
L’affaire a de nouveau été portée devant la Cour suprême, laquelle rejette la demande de réexamen de MUJI et confirme le maintien de la marque 无印良品 en classe 24 détenue par Beijing Cottonfield.
La Cour suprême confirme point par point les positions des cours précédemment saisies de cette affaire, et notamment :
- la plupart des preuves fournies par MUJI étaient postérieures à 2000,
- les preuves d’usage concernaient le Japon, Hong Kong et d’autres régions, mais pas le continent chinois,
- la fabrication de produits OEM en Chine sous la marque MUJI ne constitue pas une utilisation de la marque sur le marché chinois, et ne permet donc pas d’établir sa reconnaissance avant le dépôt litigieux.
Que faut-il retenir de cette affaire ?
Tout d’abord, cette affaire illustre l’importance pour les sociétés étrangères souhaitant se développer en Chine d’adopter une stratégie de protection de la propriété intellectuelle anticipée et complète. Dans un système fondé sur le principe du “first-to-file”, où le premier déposant d’une marque est en principe prioritaire, indépendamment d’un usage antérieur à l’étranger, toute omission dans les classes pertinentes peut avoir des conséquences irréversibles. MUJI, en ne déposant pas sa translittération chinoise en classe 24 en temps utile, a laissé une brèche dont un tiers a pu légitimement tirer parti, brèche qui s’est ensuite retournée contre elle.
Ainsi, lors du dépôt d’une marque, il est essentiel de couvrir l’ensemble des classes liées non seulement à l’activité actuelle du déposant, mais aussi aux éventuels développements futurs, tout en gardant à l’esprit l’obligation d’usage dans les trois ans suivant l’enregistrement.
Ensuite, cette affaire rappelle les limites de la protection des marques notoires. Une marque célèbre à l’étranger ne sera pas automatiquement reconnue comme notoire en Chine : l’entreprise doit être en mesure de démontrer sa réputation en Chine, et pendant la période pertinente, ce qui constitue souvent l’obstacle principal.
Enfin, bien que MUJI ait également invoqué l’article 32 de la loi chinoise sur les marques, qui protège les marques « ayant une certaine influence » contre les dépôts de mauvaise foi, la Cour suprême a considéré que les conditions d’application de cet article n’étaient pas réunies. MUJI n’a pu établir ni une utilisation suffisante de la marque en Chine avant le dépôt litigieux, ni la mauvaise foi démontrable du déposant.
Article rédigé par Audrey DRUMMOND