Brevetabilité en chimie et biologie en Chine : quelques changements
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Brevetabilité en chimie et biologie en Chine : quelques changements

Des modifications apportées dans les Directives d’examen

Il y a un peu plus d’un an, le 15 janvier 2021, les Directives d’examen des brevets chinois ont été modifiées concernant la partie II chapitre 10 qui porte sur les domaines de la chimie et de la biologie. Nous vous présentons dans cet article les changements intervenus. Plus précisément, les règles de soumission des données expérimentales, l’appréciation de la nouveauté pour une composition chimique et l’appréciation de l’activité inventive de composé chimique et de domaine biologique ont été clarifiées.

I. Révision concernant la chimie

A. Nouveauté de composé chimique

Cette partie vise à distinguer les notions de « divulgation par mention » et « la présomption d’absence de nouveauté », tout en clarifiant la charge de la preuve.

Dans l’ancienne version des Directives, « la divulgation par mention » consistait à définir clairement ou à décrire le nom, la formule moléculaire, les paramètres physico-chimiques ou la préparation d’un composé chimique. Sauf si le déposant pouvait démontrer que le composé ne pouvait pas être obtenu avant la date de dépôt, « la présomption d’absence de nouveauté » était établie. Dans la nouvelle version, « la divulgation par mention » est à entendre davantage comme : les informations décrites doivent être suffisantes pour que l’homme du métier puisse considérer que le composé chimique est divulgué.

Ensuite, « la présomption d’absence de nouveauté » est aussi définie dans la nouvelle version, et se rapproche presque d’une « divulgation par équivalence ». Plus précisément, si l’homme du métier peut logiquement déduire qu’un composé chimique revendiqué et un composé chimique divulgué par un document cité sont substantiellement les mêmes en tenant compte de l’ensemble d’informations telles que des paramètres physico-chimiques, la préparation, des données expérimentales de l’effet technique, etc., la charge de preuve relative à la nouveauté incombe au déposant.

Selon l’explication officielle, par « logiquement déduire » on entend que l’examinateur doit faire attention aux raisonnements de présomption et raisonner suffisamment dans la lettre officielle. En outre, « des données expérimentales de l’effet technique » est ajouté comme un élément à prendre compte.

B. Activité inventive de composé chimique

  1. L’approche « trois étapes »

En Chine, l’approche « trois étapes » (similaire à l’approche problème-solution), que nous avions présentée dans un précédent article, est utilisée pour apprécier l’activité inventive d’une invention. Dans cette modification des Directives, l’approche trois étapes est accentuée dans l’objectif de guider l’examinateur pour évaluer l’activité inventive correctement. Rappelons les trois étapes, à savoir :

1) comprendre la différence structurale entre le composé chimique revendiqué et le composé chimique de l’état de la technique le plus proche,

2) déterminer le problème technique en s’appuyant sur l’utilisation et/ou l’effet obtenu grâce à la transformation structurale différentielle,

3) évaluer si l’état de la technique dans son ensemble contient un enseignement technique qui permet d’adapter cette transformation structurale différentielle de manière à résoudre le problème technique.

A la différence de l’ancienne version, la nouvelle version précise que, partant de l’état de la technique, si l’homme du métier peut résoudre le problème technique par simple analyse ou déduction logique ou des essais en nombre limité et ainsi obtenir le composé chimique revendiqué, on considère qu’un enseignement technique existe.

  1. Effet technique inattendu

Le lien entre l’approche trois étapes et l’effet technique inattendu est mis en évidence : si le changement d’utilisation et/ou l’amélioration d’effet est inattendu, on considère que le composé chimique revendiqué est non évident et implique donc une activité inventive. Par contre, si un effet d’un objet revendiqué est induit par une tendance connue de façon sûre, on considère que l’objet n’implique aucune activité inventive.

De plus, plusieurs exemples sont ajoutés ou modifiés afin de souligner que la relation entre la transformation structurale et l’utilisation et/ou l’effet technique servent de base pour déterminer s’il existe un enseignement technique dans l’état de la technique.

C. Données expérimentales soumises après la date de dépôt

Dans l’ancienne version des Directives d’examen, il était déjà stipulé que l’examinateur doit examiner les données expérimentales déposées après la date de dépôt de brevet (voir notre article sur la révision des Directives en 2017), et que l’effet technique démontré par ces données expérimentales doit être à la disposition de l’homme du métier dans la publication de la demande de brevet. Dans la nouvelle révision, l’objectif de dépôt de ces données expérimentales est davantage clarifié, à savoir, satisfaire à l’Article 22.3 (les dispositions pour l’activité inventive), l’Article 26.3 (les dispositions pour la clarté et la suffisance de description), etc., de la loi des brevets.

Deux exemples dans le domaine du médicament sont ajoutés, le premier pour démontrer un effet technique exposé dans la description telle que déposée, le deuxième pour démontrer un effet technique différent de celui d’un composé dans l’art antérieur avec des données comparatives.

II. Révision concernant la biologie

A. Activité inventive pour les inventions dans le domaine biologique

De même que pour la révision de la partie relative à la chimie, l’approche « trois étapes » est rappelée. En particulier, il faut tenir compte de la différence structurale, de la parenté et de la prévisibilité de technologie, etc., lors de l’appréciation de l’activité inventive. 

B. Appréciation de l’activité inventive clarifiée pour les gènes, les vecteurs recombinants, les transformateurs et les anticorps monoclonaux

Pour une revendication ayant pour objet un gène, si une protéine codée par un gène structural se distingue d’une protéine connue par une séquence d’acides aminés, et possède des performances différentes ou améliorées, et si l’état de la technique ne contient aucun enseignement sur le fait que la différence structurale permet de parvenir auxdites performances différentes/améliorées, alors ce gène implique une activité inventive.

La méthode pour apprécier l’activité inventive des vecteurs recombinants et transformateurs est similaire à celle pour les gènes. Aussi, pour un vecteur recombinant ou un transformateur transformé structurellement grâce à l’introduction d’un gène, si l’état de la technique ne contient aucun enseignement technique sur la relation entre la transformation structurale et l’amélioration de performance, on considère que l’objet revendiqué implique une activité inventive.

L’appréciation de l’activité inventive pour les peptides ou protéines est stipulée pour la première fois : si le peptide ou la protéine revendiqué se distingue d’un peptide ou d’une protéine uniquement par une séquence d’acides aminés et possède des performances différentes ou améliorées, et si l’état de la technique ne contient aucun enseignement sur le fait que la différence séquentielle permet de parvenir auxdites performances différentes/améliorées, alors ce peptide ou cette protéine implique une activité inventive.

Quant à l’anticorps monoclonal, la version nouvelle précise que, même si l’antigène est connu, un anticorps monoclonal peut être inventif s’il est défini par ses caractéristiques structurelles et se distingue d’un anticorps connu par une séquence clé déterminant la fonction et l’utilisation. Par ailleurs, il est également précisé que, en plus d’une définition à partir d’un antigène connu, si l’anticorps monoclonal est aussi défini par l’hybridome du monoclonal sécrétant cet antigène et produit un effet technique inattendu, il implique une activité inventive.

C. Autorité de dépôt de micro-organisme

Une nouvelle autorité internationale de dépôt sous le Traité de Budapest, « Guangdong Microbial Culture Collection Center (GDMCC) », est ajoutée.

Il y a donc actuellement trois autorités de dépôt de micro-organismes reconnues par la CNIPA, incluant les centres de Beijing (CGMCC) et de Wuhan (CCTCC).

 

En conclusion, les principales modifications apportées dans les Directives concernent donc des précisions qui permettent de clarifier la façon d’apprécier la nouveauté ou l’activité inventive des inventions dans les domaines de la chimie et de la biologie.

 

 

 

Article rédigé par Lu HUANG