Marques & Droits d’auteur

Alibaba et les contrefacteurs

Alibaba, le géant du commerce en ligne chinois, se trouve face à une pression supplémentaire pour lutter contre la contrefaçon sur ses plateformes de vente. En effet, Gucci, Yves Saint Laurent et d’autres marques de luxe appartenant au groupe Kering SA ont intenté une action judiciaire aux Etats-Unis contre Alibaba, au motif qu’Alibaba aurait sciemment permis à des contrefacteurs de vendre des copies de leurs produits sur sa plateforme.

Un nouveau rebondissement est survenu en mai dernier, dans cette affaire de contrefaçon opposant le groupe Kering SA et Alibaba, le géant chinois du commerce en ligne.

Tout a commencé en juillet 2014, lorsque Kering SA, a déposé une plainte devant la Cour fédérale de Manhattan à l’encontre d’Alibaba, qui aurait sciemment permis à des contrefacteurs de vendre des copies de leurs produits sur sa plateforme et ses revendeurs.

Cette première plainte avait été abandonnée à l’issue de l’ouverture de négociations avec le géant chinois, même si le volet visant les revendeurs avait été maintenu.

« Les mesures présentées par Alibaba ces derniers mois pour contribuer à la lutte contre la contrefaçon ne paraissant pas de nature à se traduire par des effets concrets, nous avons été contraints de réactiver notre plainte« , a déclaré à l’AFP (Agence France Presse) un porte-parole du groupe Kering SA.

Cette plainte repose donc sur les mêmes motifs que celle déjà déposée au cours de l’été 2014.

Selon Kering, Alibaba aurait mis en place un « écosystème » qui offrirait ou faciliterait la vente et la livraison de produits contrefaits, aussi sur bien sur Alibaba, que sur les autres plateformes qui lui sont associées, Taobao par exemple.

Toujours selon Kering, Alibaba et ses entités apparentées « offrent de la publicité de marché et d’autres services essentiels nécessaires aux contrefacteurs pour leur permettre de vendre leurs produits contrefaits à des clients aux États-Unis ».

Les questions de produits contrefaits sur les plates-formes d’Alibaba inquiètent la société française depuis des années, bien que le représentant américain au commerce ait retiré Taobao de sa liste dite des « marchés noirs» en 2012, illustrant un certain souci chez Taobao de lutter contre la contrefaçon.

Relevons que la Chine de son côté n’épargne pas le géant chinois, puisque Alibaba a été mis en cause, fin janvier, dans un rapport de l’administration d’état du commerce et de l’industrie chinoise pour la prolifération de faux, de vendeurs non-agréés et de pratiques illégales sur ses plateformes de vente, principalement sur Taobao.

Par ailleurs, rappelons que la France coopère avec la Chine pour tester des mécanismes de détections de contrefaçons sur les plateformes chinoises de commerce électronique (voir en particulier notre article sur ce sujet).

Les demandeurs souhaitent obtenir des dommages-intérêts et une injonction pour violations présumées des lois sur les marques.

Le procès a cité, par exemple, un sac Gucci contrefait proposé entre 2 et 5 dollar US l’unité.

Coté Alibaba, on se défend vigoureusement, Bob Christie, porte-parole d’Alibaba, a déclaré : « Nous continuerons à travailler en partenariat avec de nombreuses marques pour les aider à protéger leur propriété intellectuelle, et nous avons de solides antécédents en la matière. Malheureusement, le Groupe Kering a choisi la voie d’un contentieux inutile au lieu de celle de la coopération constructive. Nous pensons que cette plainte est sans fondement et nous allons la combattre vigoureusement ».

Que ce soit par le contentieux ou par les coopérations mises en place par les acteurs chinois et internationaux, la lutte contre la contrefaçon sur le web chinois avance.

Article rédigé par Louis FONLUPT, du cabinet LLR

QIAODAN, ou l’importance de déposer aussi sa marque en chinois (le cas Michael Jordan)

La Cour municipale de Pékin vient de rendre une décision rejetant la demande du fameux basketteur américain Michael Jordan d’annuler la marque QIAODAN (ici en caractères pinyin), surnom communément utilisé en Chine pour le désigner, qui a été déposée par la société Qiaodan Sports.

Pour revenir au début de cette affaire, en 2012, Michael Jordan a poursuivi la société Qiaodan Sports devant une Cour chinoise, en invoquant la reprise par cette dernière de son surnom en chinois QIAODAN (en caractères chinois 乔丹 prononcés « chee-ow dahn »), pour vendre des chaussures et des maillots de basketball. Selon Michael Jordan, Qiaodan Sports crée une confusion dans l’esprit du public car les consommateurs chinois vont penser qu’il est associé à cette marque.

La Cour a donné raison à la société Qiaodan Sports, et l’appel formé par Michael Jordan devant le tribunal populaire supérieur municipal de Pékin n’a pas non plus abouti. En effet, il a été considéré que dans la mesure où il existe d’autres surnoms chinois que QIAODAN correspondant à Jordan, et où JORDAN est un surnom commun pour les américains, la volonté de Qiaodan Sports de faire référence à Michael Jordan n’est pas avérée.

Un nouveau recours devant la Cour municipale devrait être formé par le basketteur.

La leçon à tirer de cette affaire est double :

– Le premier point est qu’il faut déposer sa marque en Chine au plus tôt, si possible dès avant l’arrivée des produits et services concernés sur le marché chinois.

Le titulaire qui ne dépose sa marque qu’après le début de l’exploitation du signe en Chine s’expose à un dépôt frauduleux par un tiers.

– Le second point est que si la marque en question est en langue étrangère (non chinoise), il faut trouver une translittération en chinois et la déposer en même temps que la dénomination étrangère. A défaut, un tiers risque de choisir une translittération et de la déposer à la place du titulaire.

En effet, les noms étrangers sont très difficilement prononçables par les chinois, et ces derniers vont donc trouver un surnom qui, s’il est déposé avant que le titulaire ne le fasse, empêche ce dernier de l’exploiter.

Dans le cas de Michael Jordan, il aurait fallu qu’il choisisse une translittération en chinois de sa marque AIR JORDAN et la dépose immédiatement. Cela aurait évité que les consommateurs et les médias n’utilisent le surnom QIAODAN pour le désigner et que le terme soit déposé à titre de marque, empêchant ainsi le joueur d’exploiter son nom en chinois en Chine.

Ce cas est une nouvelle illustration de l’importance de déposer sa marque en Chine et également, voire surtout, sa translittération chinoise. N’oublions donc pas la protection des caractères chinois !

Contrefaçon iPhone : la police chinoise agit

La police de Pékin a arrêté récemment 9 personnes dans le cadre d’une opération menée contre une usine de contrefaçon d’iPhone.

Comme rapporté par Reuters, l’opération remonte au mois de mai, mais l’information a été publiée il y a environ deux semaines par les autorités chinoises sur le web. Depuis, elle a rebondit dans les journaux du monde entier.

Créée en janvier 2015, cette usine était déguisée comme une entreprise de maintenance de gadgets électroniques. Des centaines d’employés auraient installé des composants provenant de téléphones usagés dans des portables qui ressemblaient à l’iPhone.

Ce n’est pas la première fois qu’Apple se trouve face à une affaire de contrefaçon en Chine. En 2011 les autorités chinoises avaient découvert 22 faux magasins Apple dans la ville de Kunming, où même les vendeurs étaient convaincus de travailler pour la maison américaine.

Cependant, ce qui a fait faire le tour du monde à cette plus récente nouvelle, ce sont les proportions de cette affaire, qui apparaissent exceptionnelles.

En effet, selon The Wall Street Journal, pour les autorités l’usine en objet aurait réalisé une production de masse d’environ 41.000 faux iPhones. Comme le dit le site web du magazine américain Fortune, les autorités américaines auraient repéré des modèles aux Etats Unis et alerté ensuite les autorités chinoises.

L’affaire est d’autant plus importante pour Apple, car selon Fortune, la « Greater China » (comportant Chine, Hong Kong et Taiwan) constitue pour elle le deuxième marché mondial après les Etats-Unis.

Selon le « Rapport de situation 2015 sur la contrefaçon au sein de l’Union européenne » de l’OHMI,  la Chine est le principal pays source de biens contrefaits circulant dans l’Union Européenne.

L’affaire rapportée ici est une illustration des efforts accomplis ces dernières années par les autorités chinoises pour contrer, même si la contrefaçon reste très présente dans l’industrie chinoise.

 

Article rédigé par Giulio GRANDE, du cabinet LLR

Objets connectés, une autre façon de lutter contre la contrefaçon

Pour lutter contre la contrefaçon importante en Chine, la maison Remy Martin va authentifier son Cognac grâce à des bouteilles connectées.

Cette bouteille devrait être lancée sur le marché chinois à l’automne 2015. Il s’agit d’une bouteille munie d’un système développé par la société Selinko, dans lequel le bouchon guarantit l’authenticité de la bouteille, grâce à une puce NFC (« Near Field Communication ») combinée à un cryptage asymétrique. Lorsque l’on ouvre la bouteille pour la première fois, le signal de la puce change définitivement.

Ainsi, pour vérifier qu’une bouteille que l’on va ou vient d’acheter est authentique, il suffit de placer son téléphone portable près du bouchon non ouvert, et l’application correspondante indique si la puce correspond à l’état avant ouverture ou après ouverture. Si le signal correspond au signal après ouverture, cela impliquera que la bouteille a déjà été ouverte et qu’il s’agit d’une bouteille ouverte re-remplie.

Notons que les cas de contrefaçon de vin par remplissage de bouteilles usagées sont courants en Chine. Il s’agit là d’un moyen astucieux pour lutter contre de telles contrefaçons.

A cette lutte s’ajoute un effet marketing certain lié au nouveau système, d’une part par son côté innovant et donc attractif, d’autre part parce que l’application en question sera liée à un programme de fidélité spécifique.

Un bel exemple dans lequel la lutte contre la contrefaçon devient un véritable outil marketing.

Un grand pas pour les vins de Bordeaux en Chine

Lors de sa venue en France début juillet, le Premier Ministre chinois Li Keqiang a annoncé que la Chine reconnaîtrait désormais l’indication géographique « Bordeaux » pour les vins.

C’était une discussion entamée depuis 2011 et la décision était très attendue. Le certificat de reconnaissance de l’appellation Bordeaux a été remis officiellement à Manuel Valls par Li Keqiang le 30 juin 2015.

Il s’agit là d’une victoire pour le vin français, et même d’une « avancée historique » selon le ministre Stéphane Le Foll et le secrétaire d’Etat Matthias Fekl. En effet, Bordeaux devient la cinquième (seulement) indication géographique étrangère reconnue par la Chine dans le domaine des vins et spiritueux, après le Cognac, le Whisky écossais, le Champagne et la Napa Valley.

En outre, 45 appellations bordelaises, telles que Graves ou Margaux, ont été publiées comme rattachées à cette indication, ce qui devrait conduire à une protection effective dans les deux mois.

Néanmoins, comme le relève Bernard Farges, président du Conseil Interprofessionnel du vin de Bordeaux, dans La Tribune : « Pour autant, sur le plan de la contrefaçon le combat n’est pas terminé. La lutte contre la contrefaçon nécessite d’autres maillons supplémentaires : les contrôles réguliers des autorités chinoises et aussi, il ne faut pas l’oublier, l’enregistrement de nos acteurs bordelais auprès de l’INPI Chinois !« . Concernant cet enregistrement que mentionne Bernard Farges, il s’agit d’un enregistrement de marque, à effectuer auprès de l’office des marques chinois (CTMO) et qui reste à mener individuellement par chaque acteur pour protéger son vin. Cet enregistrement est une procédure distincte de la reconnaissance d’indication géographique qui vient d’être faite par l’AQSIQ (administration en charge de la qualité et de l’inspection des produits alimentaires).

Rappelons que l’enregistrement d’une marque est une étape fondamentale à faire le plus tôt possible en Chine, quelquefois même avant qu’un marché chinois ne se soit révélé. Car si vous ne le faites pas, un tiers pourra protéger votre marque en son nom de manière frauduleuse. Cette situation n’est pas rare, en particulier dans le domaine du vin.

Relevons par ailleurs que les autorités françaises poursuivent une discussion avec la Chine pour aboutir à une reconnaissance mutuelle entre l’Union Européenne et la Chine d’une centaine d’indications géographiques des deux pays.

Marques en Chine, les limites du dépôt multi-classes

Bien que la Chine ait homogénéisé sa pratique avec les autres pays et accepte désormais le dépôt de marques multi-classes, il arrive qu’il soit plus pertinent de procéder à des dépôts mono-classes.

Rappelons avant tout qu’une marque confère un monopole d’exploitation de la marque pour une ou plusieurs catégories de produits ou de services, correspondant aux classes désignées lors du dépôt de la marque.

Il n’est pas rare que l’on dépose une marque dans plusieurs classes.

Jusqu’à un passé récent en Chine, il n’était pas possible d’enregistrer une marque dans plusieurs classes. Aussi pour obtenir une protection dans plusieurs classes, il était nécessaire de déposer plusieurs marques distinctes.

Il se trouve que depuis l’entrée en vigueur du troisième amendement de la loi des marques chinoise le 1er mai 2014, la Chine a finalement adopté le système de dépôts multi-classes, afin de s’aligner avec les pratiques de la plupart des autres pays.

Cependant, le système de dépôt multi-classes présente certaines limites. En effet, dans le cadre de la cession d’une marque chinoise, le nouvel amendement n’a pas mis à jour les dispositions légales y relatives, si bien que la cession partielle d’une marque chinoise reste toujours impossible. Ainsi, si vous êtes titulaire d’une marque multi-classes, il ne sera pas possible de céder seulement une partie des classes de votre marque à un tiers.

A cet égard, l’ancien système de dépôt mono-classe vous offre sans doute plus de flexibilité pour gérer vos droits de marque en Chine.

Ainsi, en l’absence de nouvelles dispositions légales pour résoudre cette contrainte lors de la cession partielle d’une marque multi-classes, nous recommandons de réfléchir à ce point pour opter, si cela s’avère pertinent, pour le système de dépôt mono-classe en Chine, malgré le surcoût engendré par la gestion de plusieurs dépôts.

Pour utiliser votre marque en Chine, pensez au certificat d’enregistrement !

Il peut arriver que l’on doive faire valoir un droit de marque en urgence, lorsque l’on identifie une contrefaçon imminente notamment. Néanmoins en Chine, cette action peut être bloquée si l’on ne dispose pas du certificat d’enregistrement.

Pour faire valoir vos droits de marque en Chine, par exemple dans une action en contrefaçon, ou bien tout simplement lorsque vous souhaitez négocier une licence d’exploitation avec vos partenaires, il est primordial pour vous de pouvoir prouver l’existence de vos droits auprès des autorités compétentes ou de vos partenaires. Le certificat d’enregistrement de marque émis par l’Office des marques chinois est alors le premier document officiel que l’on vous demande. En absence de ce document, vous risquerez de ne pas pouvoir avancer sur vos démarches ou projets en Chine !

certificat marques

Or, certains titulaires étrangers ignorent que dans le cadre des marques internationales, l’Office des marques chinois n’émet le certificat d’enregistrement que sur la demande de son titulaire, alors que le délai pour obtenir ce certificat pourrait s’avérer relativement long, généralement de 2 à 3 mois.

Ainsi, lorsque le titulaire réalise qu’il a besoin de toute urgence d’un certificat d’enregistrement émis par l’Office chinois, il est souvent trop tard pour en obtenir un dans le délai souhaité.

Ainsi, nous recommandons systématiquement au titulaire de marques internationales de commander ce document dès l’acceptation de l’enregistrement de sa marque en Chine.

 

La Chine veut défendre les auteurs de musique

La Chine a annoncé qu’elle allait renforcer la protection des droits d’auteur dans le domaine de la musique.

Un séminaire s’est tenu le 23 avril entre l’autorité chinoise régulant les droits d’auteur (la NCAC, « National Copyright Administration of China ») et l’Organisation Mondiale de la Propriété intellecteulle (OMPI, WIPO en anglais).

Lors de ce séminaire, Yu Cike le chef de la NCAC, expliqua que l’accent de l’ « Action Epée » 2015 (« Sword Action », également appelée « Sword Network Campaign »), qui a pour but de lutter contre le piratage des droits d’auteur sur Internet, serait mis sur l’industrie musicale.

Pour mettre en oeuvre ce plan, Yu Cike explique que la NCAC va se charger de la surveillance des droits d’auteur des sites, va coopérer et communiquer avec des experts et des académiciens d’autres pays au sujet des aspects futurs de la protection des droits d’auteur musicaux.

Le « Trademark squatting » ou comment se faire prendre sa marque

Parmi les dépôts frauduleux de marque se trouve, nous l’avons vu, le « marque squattage » (ou « trademark squatting »). Il s’agit du dépôt par un tiers d’une marque ayant une certaine renommée, alors que vous n’avez pas forcément de lien avec lui.

Les déposants pratiquant de tels dépôts sont souvent des spéculateurs qui visent à s’approprier des marques qui ne sont pas encore déposées, mais déjà exploitées et disposant d’une certaine renommée en Chine.

Ce phénomène est souvent dû à la négligence des sociétés qui commencent à se développer sur le marché chinois : elles concentrent au début toute leur énergie à essayer de percer sur le marché et ne se soucient pas à ce stade de déposer leurs marques. Il arrive même de croiser des sociétés étrangères qui souhaiteraient être copiées ( !), se faisant la réflexion que le fait d’être copiées est le signe que l’on a fait un grand chemin, le marché chinois étant connu pour sa difficulté d’accès.

Malheureusement pour les marques comme pour les brevets, c’est souvent avant toute commercialisation qu’il faut procéder aux dépôts. Après, il est souvent trop tard.

Certes, il est possible de former une opposition contre un tel dépôt frauduleux.  Néanmoins d’une part il faut en avoir connaissance à temps (dans les trois mois de la publication de la marque frauduleuse), d’autre part il faut parvenir à prouver qu’il s’agit d’un « marque squattage ». La charge de la preuve incombe au titulaire réel. En général, il suffit de prouver que la marque a été exploitée de manière raisonnable dans certaines régions du continent chinois et que le déposant frauduleux se trouve ou a ses activités dans la région.

Plus particulièrement dans le cas de « marque squattage », les spéculateurs s’empressent souvent de déposer la translittération chinoise d’une marque en lettres latines.

En effet, la majorité des consommateurs chinois ne sont pas familiarisés avec les langues étrangères et les caractères latins, il s’avère donc important, voire nécessaire, de déterminer et protéger l’équivalent en caractères chinois d’une marque en lettres latines. Toutefois, les titulaires occidentaux négligent souvent cette précaution importante, et cela laisse le champ libre à des spéculateurs pour déposer des translittérations chinoises avant eux. Afin de pouvoir s’opposer à cet agissement, le titulaire doit apporter des preuves abondantes pour établir l’existence d’un lien unique entre la translittération chinoise et sa marque occidentale antérieure, et ce avant la date du dépôt frauduleux, alors que cette condition est en pratique difficile à remplir.

Aussi il est important qu’une société qui souhaite protéger sa marque en Chine pense à protéger les différentes translittérations possibles de la marque. Car toute marque qui ne sera pas déposée en amont pourra être déposée par un concurrent. Or, un concurrent qui aura choisi une translittération plus vendeuse pour les consommateurs aura peut-être plus de succès avec sa translittération que la vôtre, et vous n’aurez pas la possibilité de l’empêcher de l’utiliser. Des marques célèbres ont fait cette expérience.

Ainsi, la loi chinoise prévoit certes des dispositions pour lutter contre les dépôts frauduleux, néanmoins le moyen le plus efficace pour les éviter est d’anticiper en déposant votre marque, y compris dans différentes versions en caractères chinois, et de prendre date dès le début de votre projet.

Dépôt frauduleux de marque par un partenaire

Nous avons vu qu’il était possible de former une opposition contre une marque déposée de façon frauduleuse. Voici quelques éléments sur le cas dans lequel le dépôt frauduleux est effectué par une personne avec laquelle vous avez noué un lien préalable.

Dans ce cas, le scénario le plus récurrent en Chine est lorsque votre distributeur dépose votre marque à son nom. Il s’agit là d’un dépôt frauduleux en sens strict, et vous avez la possibilité de former opposition à l’encontre de ce dépôt frauduleux, en démontrant l’existence d’un contrat de distribution pour les produits de votre marque.

Une opposition est également envisageable si le dépôt est effectué, sans votre accord, par votre fournisseur (fabricant), votre sous-traitant, ou toutes autres personnes avec lesquelles vous avez noué un lien et ayant eu connaissance de votre marque, par exemple : un employé, ou bien les prétendus collaborateurs.

Afin de disposer de preuves, il est fortement recommandé de garder des traces écrites des liens que vous établissez avec vos (potentiels) partenaires.

Pour prouver ce lien, une solution relativement efficace est de fournir un exemplaire d’un contrat de distribution, de prestation, de travail etc. Néanmoins, d’autres documents tels que des échanges par courriels peuvent être utilisés.