Pourquoi et comment inscrire une licence de brevet ?
L’inscription d’une licence pour l’exploitation de brevets est l’un des moyens importants pour valoriser des brevets, en les commercialisant. Il s’agit de l’acte par lequel l’Administration nationale chinoise de la propriété intellectuelle (CNIPA) enregistre le contrat de licence de brevet, signé par les deux parties et entré en vigueur, et annonce son enregistrement au public. Une telle inscription est actuellement régie par les « Mesures pour l’inscription des contrats de licence de brevet » et les « Directives d’inscription des contrats de licence de brevet » (ci-après les Directives).
L’inscription du contrat de licence de brevet est-il obligatoire ?
Non, il n’est pas obligatoire, mais il est vivement recommandé de le faire, notamment pour des raisons que nous allons voir plus bas.
En effet, selon l’article 12 de la loi chinoise des brevets, si une entité a l’intention d’exploiter le brevet d’autrui, elle est tenue de signer un contrat de licence d’exploitation avec le breveté et de verser à ce dernier une redevance d’exploitation. Le licencié n’a pas le droit d’autoriser une entité en dehors du contrat à mettre en œuvre le brevet. Contrairement à l’article 10 de la même loi selon lequel l’inscription d’un contrat de cession de brevet conditionne l’entrée en vigueur de la cession du droit de déposer une demande de brevet ou du droit de brevet, l’article 12 n’impose pas d’obligation de procéder à l’inscription du contrat de licence. En d’autres termes, l’inscription du contrat de licence n’est pas une condition sine qua non pour que le contrat prenne effet, Néanmoins, en l’absence d’inscription, la licence n’est pas opposable au tiers de bonne foi.
Quels sont les avantages de procéder à une inscription et les inconvénients de ne pas le faire ?
Tout d’abord, ce n’est qu’à l’issue de l’inscription que les informations relatives à la licence sont enregistrées sur le registre des brevets et annoncées sur la gazette des brevets publiée régulièrement par la CNIPA , ce qui rend la licence en question opposable au tiers, même de bonne foi.
Par ailleurs, lorsqu’il y a un litige en contrefaçon de brevet, le licencié peut s’appuyer sur le contrat de licence d’exploitation du brevet en question, enregistré auprès de la CNIPA, pour démontrer qu’il a bien le droit de demander une injonction préliminaire et/ou des dommages et intérêts en tant que partie intéressée. Dans le cas où l’inscription n’a pas été effectuée, il faut déposer d’autres preuves convaincantes, ce qui n’est pas toujours évident.
De plus, la redevance prévue dans le contrat de licence enregistré auprès de la CNIPA pourrait servir de base de calcul des dommages et intérêts lors d’un litige en contrefaçon de brevet. En effet, selon l’article 71 de la loi des brevets, le montant des dommages et intérêts est déterminé en fonction des pertes réelles subies par le titulaire du droit du fait de la contrefaçon ou des avantages obtenus par le contrefacteur du fait de la contrefaçon ; s’il est difficile de déterminer les pertes ou les avantages, le montant sera raisonnablement déterminé par référence à un multiple de la redevance de licence du brevet.
Enfin, l’attestation d’inscription du contrat de licence peut constituer une pièce justificative utile notamment pour l’enregistrement du brevet devant la douane.
Quelle est la date limite pour procéder à l’inscription du contrat de licence?
Selon l’article 14 des règles d’application actuellement en vigueur de la loi des brevets, l’inscription doit se faire dans un délai de 3 mois à compter de la date d’entrée en vigueur du contrat de licence de brevet. Relevons qu’il n’est pas nécessaire d’attendre la délivrance du brevet pour signer le contrat de licence et procéder à l’inscription de ce dernier. Cependant, dans le cas où on finit par obtenir la délivrance, il faut enregistrer les changements auprès de la CNIPA en temps voulu. Dans le cas contraire (la demande de brevet est rejetée, retirée ou réputée retirée), la partie concernée doit procéder sans délai aux procédures d’annulation de l’inscription.
Cependant, le projet des nouvelles règles d’application, publié le 27 novembre 2020 pour commentaire public et n’ayant toujours pas pris effet, propose de supprimer ce délai. Si cette proposition est finalement adoptée, il n’y aura plus de date limite pour procéder à l’inscription.
Quelles sont les conditions principales à remplir pour procéder à l’inscription du contrat de licence?
Premièrement, le concédant doit être une entité ayant le droit légal d’accorder une licence à un tiers, donc soit tous les titulaires du brevet énoncés dans le registre des brevets (pas forcément identiques à ceux indiqués lors de la délivrance du brevet) ou certains d’entre eux, soit une entité autorisée. En effet, pour un brevet en copropriété, en l’absence d’accord spécifique, les copropriétaires peuvent exploiter seuls le brevet ou concéder à d’autres l’exploitation du brevet par licence ordinaire ; dans le second cas, les redevances perçues doivent être réparties entre les copropriétaires, selon l’article 14 de la loi des brevets. Naturellement, il faut que le concédant et le licencié soient en mesure d’assumer de manière autonome des responsabilités civiles et d’accomplir des actes civils.
Deuxièmement, le contrat de licence de brevet faisant l’objet de l’inscription doit être conclu par écrit. Il peut être rédigé en utilisant la trame de contrat disponible sur le site de la CNIPA ou préparé par les parties selon un autre modèle. En tout cas, le contrat soumis pour l’inscription doit comprendre au moins les éléments suivants :
- Le nom et l’adresse des parties concernées ;
- Le nombre de brevets, et le titre d’invention, le numéro de brevet, la date de dépôt et la date de publication de la mention de la délivrance de chaque brevet ;
- Le type et la durée de la licence d’exploitation.
Troisièmement, les étrangers, les entreprises étrangères ou d’autres organisations étrangères qui n’ont pas de résidence habituelle, ni de bureau d’affaires en Chine, doivent confier l’inscription du contrat de licence à une agence chinoise de brevets légalement établie.
Quatrièmement, lors du dépôt de la requête en inscription, il faut que le brevet en question soit toujours valide (pas expiré ni invalidé), ou que la demande de brevet ne soit pas rejetée, retirée ou réputée retirée. Bien entendu, la durée de la licence d’exploitation indiquée dans le contrat ne doit pas dépasser la durée du brevet en question.
Quelles sont les pièces à fournir ?
Selon l’article 8 des Directives, les documents suivants doivent être soumis :
- formulaire de requête en inscription du contrat de licence de brevet dûment rempli et signé ou tamponné par le concédant ou l’agence de brevets autorisée par les deux parties ;
- copie originale du contrat de licence, en cas de difficulté de fournir la copie originale, une photocopie notariée est aussi acceptable ;
- attestation de l’identité légale du concédant et du licencié ; pour une personne physique, il s’agit d’une photocopie d’une pièce d’identité de la personne, et pour une entreprise, il s’agit d’un extrait Kbis tamponné par cette dernière ;
- pouvoir dans lequel toutes les affaires autorisées par le concédant et le licencié à la personne ou à l’agence de brevets procédant à l’inscription sont explicitement indiquées, accompagné d’une attestation de l’identité de la personne ou de l’agence ;
- Tout autre document si nécessaire, par exemple, une traduction chinoise des documents sus-cités s’ils sont en langue étrangère.
Y-a-t-il des taxes officielles à acquitter dans le cadre de l’inscription ?
Non, l’inscription est gratuite. Il suiffit donc de payer les honoraires du cabinet local fournissant le service d’inscription.
Quel est le délai de traitement de la requête en inscription du contrat de licence de brevet ?
La CNIPA examine et décide s’il convient de donner son agrément à la demande dans les 7 jours ouvrables à compter de la date de réception de la requête en inscription.
Si la requête passe l’examen, la CNIPA délivre aux parties concernées une « attestation d’inscription du contrat de licence ».
Quelles informations relatives à la licence sont publiées à l’issue de l’inscription ?
Après l’achèvement de l’inscription, les informations suivantes seront enregistrées dans le registre des brevets et annoncées dans la gazette des brevets régulièrement publiée par la CNIPA : le concédant, le licencié, le numéro de classement principal, le numéro de brevet, la date de dépôt de la demande de brevet, la date de publication de la mention de la délivrance du brevet, le type de licence d’exploitation et la date de l’inscription.
En conclusion, avec l’amélioration du cadre juridique de la protection de la propriété intellectuelle en Chine, de plus en plus de titulaires de brevet commencent à se rendre compte que les moyens d’exercer leurs droits sont diversifiés. Lorsque le titulaire préfère prendre lui-même en main ses droits, avec plus d’initiative et d’avantages au cours de la transaction technique, il préfère signer un contrat de licence d’exploitation au lieu d’un contrat de cession classiquement utilisé.
Ce système d’inscription du contrat de licence de brevet a été établi conformément à cette tendance, dans le but de protéger plus efficacement les droits de brevet, de réglementer les comportements commerciaux et de promouvoir la mise en œuvre des brevets. Grâce à l’inscription du contrat de licence de brevet, les intérêts du licencié comme ceux du concédant sont mieux protégés.
Article rédigé par YANG Xiaoqi du cabinet LLR China